Strijd om handelsnaam Wendy’s met €6,5 miljoen aan dwangsommen

In de Benelux wordt de handelsnaam Wendy’s minder snel gekoppeld aan de Amerikaanse fastfoodgigant, maar daarbuiten is het relatief bekend. Wendy’s International sloot 1987 haar laatste vestiging in de Benelux en is sindsdien hier niet meer actief.

De Zeeuwse ondernemer Raymond Warrens opende in 1988 zijn snackbar Wendy’s en deponeerde het merkrecht daarop in 1995. Warrens belet de Amerikaanse fastfoodgigant om opnieuw in Benelux een vestiging te openen. Van 1997 tot 2013 hebben de partijen tot aan de Hoge Raad gevochten om het gebruik van de handelsnaam met de Zeeuwse ondernemer als de grote (kleine) winnaar.

De rechtbank Middelburg had bij vonnis van 12 januari 2000 de Amerikaanse fastfoodgigant een aantal verboden opgelegd. In de meest recente zaak stelde Warrens dat twee (indirecte) dochterondernemingen van Wendy’s International, te weten Wendy’s Netherlands B.V. (WN) en Wendy’s Netherlands Holding B.V. (WNH), handelsnamen voeren waarin de aanduiding Wendy’s voorkomt. Daarmee zouden volgens Warren de verboden uit de zaak van de rechtbank Middelburg en zijn merkrecht geschonden zijn. Warren vorderde een bedrag van meer dan € 6.5 miljoen aan verbeurde dwangsommen.

Op 29 december 2021 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de Amerikaanse fastfoodgigant Wendy’s niet in strijd heeft gehandeld met de verboden uit de zaak.

Dochterondernemingen ook gebonden aan verboden opgelegd aan Wendy’s International

Warren stelde dat WN en WNH als (indirecte) dochterondernemingen ook gebonden zijn aan de verboden die opgelegd zijn aan Wendy’s International, dat zij daarmee inbreuk maken op het merkrecht van eiser en dat door het voeren van de aanduiding Wendy’s in hun handelsnaam verwarring ontstaat bij het publiek.

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de (indirecte) dochterondernemingen van Wendy’s International ook gebonden zijn aan de verboden opgelegd aan Wendy’s International. Wanneer deze dochterondernemingen namelijk niet hieraan gebonden zouden zijn, zijn dergelijke verboden makkelijk te omzeilen door een gelijknamige dochteronderneming op te richten. Warren wordt op dit punt in het gelijk gesteld.

Geen merkinbreuk: dochterondernemingen verrichten alleen holding- en financieringsactiviteiten

Maar de rechter oordeelde vervolgens dat er geen sprake is van merkinbreuk, omdat er een ander merkgebruik plaatsvindt. WN en WNH verrichten namelijk alleen holding- en financieringsactiviteiten. De rechter geeft aan dat de deur hier op een kier staat: een verbod op grond van art. 13A lid 1 sub b Eenvormige Benelux wet op de Merken beperkt zich niet altijd tot alleen sub b van dit artikel. Het is mogelijk dat het verbod “bij het bestaan van een dreiging van inbreuk in andere vormen ook tot die andere vormen kan uitstrekken”. Warren had hiertoe echter onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd.

Geen handelsnaaminbreuk want geen verwarring

Tot slot heeft de rechter geoordeeld dat het gebruik van de aanduiding Wendy’s in de handelsnamen van WN en WNH geen (indirecte) verwarring veroorzaakt bij het publiek. De dochterondernemingen verrichten geen (enigszins) gelijke activiteiten waardoor er op dit moment geen onduidelijkheid is. Dit verandert wanneer WN en WNH in de toekomst wel deze activiteiten verrichten. Hieronder wordt verstaan activiteiten welke verband houden met fastfood, (voedsel)waren of horecadiensten.

Warren kon dan ook geen aanspraak maken op de geëiste dwangsommen.

Meer weten over bescherming privacy?

Bij Fruytier Lawyers in Business zijn wij gespecialiseerd in de AVG en andere wetgeving rondom privacyrecht. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact met ons opnemen.