Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen handelsnamen en merknamen?

Bij het starten van een bedrijf of het lanceren van een product of dienst is de keuze van een naam van groot belang voor de herkenbaarheid en spelen de handelsnaam en de merknaam elk hun eigen rol. Voor een effectieve bescherming is het goed om het verschil tussen beide te begrijpen; ze hebben elk een eigen identiteit. Hoewel zowel een handelsnaam als een merknaam bijdragen aan de herkenbaarheid, verschillen ze in doel, de manier waarop ze juridisch worden beschermd en de geografische reikwijdte van die bescherming. In dit artikel ga ik in op deze verschillen.

Onderscheiding onderneming vs. onderscheiding producten en diensten

Een eerste verschil tussen een handelsnaam en een merknaam is het doel. Zo dient een handelsnaam om de onderneming als geheel te onderscheiden van andere ondernemingen in het economisch verkeer. De handelsnaam kan overeenkomen met de naam uit de oprichtingsakte, maar dit is niet altijd het geval. Ook kan een onderneming meerdere handelsnamen gebruiken voor verschillende bedrijfsactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is Unilever Nederland B.V. die ook wel handelt onder de namen Calvé en Lipton.

Een merknaam daarentegen dient als onderscheidingsmiddel voor specifieke producten of diensten van een onderneming. Zo moet u bij het registreren van een merknaam ook kiezen voor welke specifieke producten of dienstenklassen, zoals kleding of software, u de merknaam wil registreren.

Let op: soms kan een naam kan zowel een handelsnaam als een merknaam zijn. Zo is Calvé is niet alleen een handelsnaam van Unilever B.V., maar ook de geregistreerde merknaam van de pindakaasproducten die de onderneming verkoopt.

Rechten door gebruik vs. rechten door registratie

Een tweede verschil ligt in de manier waarop bescherming wordt verkregen. Een recht op een handelsnaam ontstaat automatisch zodra de naam actief wordt gebruikt in de bedrijfsvoering, zoals in reclame-uitingen, op briefpapier of als domeinnaam. U kunt ervoor kiezen om de handelsnaam in te schrijven bij de KvK, maar dit is puur een administratieve handeling en creëert op zichzelf geen rechten. Toch kan inschrijving bij de KvK nuttig zijn bij het voorkomen of oplossen van een geschil over de naam. Door de inschrijving maakt u namelijk inzichtelijk dat, en sinds wanneer, u de handelsnaam gebruikt. Dit kan zelfs ook met terugwerkende kracht, als er maar bewijs van dat gebruik is.

Is elke handelsnaam dan zomaar beschermd? Nee, de handelsnaam moet wel onderscheidend zijn en mag geen verwarring veroorzaken met een bestaande handelsnaam in dezelfde regio of branche. Daarnaast mag de naam niet misleidend zijn en geen inbreuk maken op oudere merkrechten. Hoewel een handelsnaam geen formele registratie vereist, kan een handelsnaamonderzoek vooraf helpen om risico’s op naamconflicten te verkleinen.

In tegenstelling tot een handelsnaam, krijgt u op een merknaam pas exclusieve rechten wanneer deze officieel is geregistreerd bij een merkeninstantie, zoals het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) of de World Intellectual Property Organization (WIPO) voor internationale bescherming. De merkeninstantie beoordeelt de aanvraag op formele en inhoudelijke gronden, maar voert geen diepgaand onderzoek uit. Eerst wordt gecontroleerd of de aanvraag correct is ingediend, inclusief de juiste product- en dienstklassen en de betaling van kosten. Vervolgens wordt het merk inhoudelijk getoetst: het moet onderscheidend zijn, mag niet misleidend zijn en niet in strijd zijn met de openbare orde.

De merkeninstantie controleert echter niet of het merk al door iemand anders is geregistreerd. Na goedkeuring wordt het merk gepubliceerd, waarna derden via een oppositieprocedure bezwaar kunnen maken. Hierdoor kan een merk in eerste instantie worden goedgekeurd, maar later alsnog aangevochten worden. Om het risico op conflicten te verkleinen, is het verstandig om vooraf een merkenonderzoek uit te voeren. Na goedkeuring is de merkregistratie doorgaans 10 jaar geldig en kan deze onbeperkt worden verlengd.

Bescherming binnen werkgebied vs. bescherming op basis van registratie

Een derde verschil tussen een handelsnaam en een merknaam ligt in de geografische reikwijdte van de bescherming. Een handelsnaam mag geen verwarring veroorzaken met een al bestaande handelsnaam binnen dezelfde branche. Bij de beoordeling hiervan speelt ook het gebied waarin de onderneming actief is een rol. Zo kunnen een bakkerij in Amsterdam met de handelsnaam “Bakkerij De Zon” en een bakkerij in Groningen met dezelfde naam naast elkaar bestaan, zolang ze zich in verschillende regio’s bevinden en geen landelijke bekendheid hebben. In dat geval is de kans op verwarring klein. Echter, in de digitale tijd hebben veel bedrijven een online aanwezigheid, bijvoorbeeld via een webshop, waardoor hun afzetgebied zich niet beperkt tot één regio. Hierdoor kan sneller verwarring ontstaan, en kan een handelsnaam juridisch eerder in conflict komen met een bestaande naam elders in het land.

De geografische reikwijdte van een merknaam wordt daarentegen bepaald door de registratie. Een geregistreerd merk geeft exclusieve rechten binnen het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven, bijvoorbeeld op nationaal niveau (bijvoorbeeld bij het BOIP voor de Benelux territoria) of op Europees niveau (via het EUIPO voor een EU-merk). Dit betekent dat een merkhouder zijn rechten kan afdwingen tegen partijen die inbreuk maken, ongeacht waar in dat gebied de andere onderneming actief is. Dit biedt vaak een bredere bescherming dan een handelsnaam, vooral voor bedrijven met een landelijke of internationale markt.

Conflicten tussen handelsnamen en merknamen

Het kan voorkomen dat een geregistreerde merknaam in conflict komt met een bestaande handelsnaam. In zo’n geval hangt het af van wie de naam als eerste gebruikte en in welke context. Over het algemeen geldt dat de partij die de naam eerst in het economisch verkeer heeft gebruikt, sterker staat. Soms kan dit probleem ontstaan omdat er onder het merk later in de tijd meer goederen of diensten worden aangeboden dan aanvankelijk het geval was.

Een handelsnaam kan bescherming bieden tegen een later geregistreerde merknaam, mits de handelsnaam al enige bekendheid had en er sprake is van verwarringsgevaar binnen hetzelfde werkgebied.

Voorbeeld: Wendy’s vs. Wendy’s

Een bekend voorbeeld is het conflict tussen Wendy’s, de Amerikaanse fastfoodketen, en een klein restaurant in Nederland met dezelfde naam. Hoewel Wendy’s USA internationaal een bekende merknaam is en het merk in de Benelux had geregistreerd, bleek dat een kleine Nederlandse onderneming de naam Wendy’s al eerder als handelsnaam gebruikte. Omdat deze handelsnaam eerder in het economisch verkeer werd gevoerd, kon Wendy’s USA haar merk niet afdwingen in Nederland, ondanks de merkregistratie. Hierdoor kon het Nederlandse Wendy’s blijven bestaan, terwijl de Amerikaanse keten geen vestigingen in Nederland kan openen onder die naam.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere vragen aangaande het handelsnaamrecht of  merkenrecht? Neem dan contact op met een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.