Verbod aan moedervennootschap geldt niet voor dochter

Op 5 november 2013 heeft het Gerechtshof Den Haag arrest gewezen in het hoger beroep tussen Action Nederland B.V. en AD Inkoop B.V. over het al dan niet verbeuren van dwangsommen.

Verbod verkoop met dwangsom 2011

In een vonnis van de voorzieningenrechter van 14 december 2011 werd het Action verboden om bepaalde inbreukmakende theelichthouders wegens schending van modelrechten en wel op straffe van een dwangsom van € 5.000,= per overtreding.
AD Inkoop stelt dat Action niet aan dat vonnis heeft voldaan en dat Action om die reden € 500.000,= aan dwangsommen moet betalen. AD Inkoop heeft naar eigen zeggen namelijk proefaankopen gedaan in diverse filialen van Action ná het van kracht worden van het verbod. Action betwist dat zij de dwangsommen is verschuldigd en beticht AD Inkoop onder andere van fraude bij de proefaankopen.

Kort geding dwangsommen 2012

Partijen spreken af dat Action € 500.000 op een derdengeldenrekening stort en zij leggen het geschil voor aan de voorzieningenrechter. Die acht de vermeende fraude bij de proefaankopen niet bewezen maar honoreert wel het verweer van Action dat de gestelde verkopen deels hebben plaatsgevonden in filialen, die zijn ondergebracht in afzonderlijke vennootschappen. Het toegewezen verbod strekt zich niet uit tot die afzonderlijke vennootschappen. Alleen de verkoop van vijf theehouders in een filiaal in Zuid-Hoorn is in strijd met het verbod. Om die reden wordt slechts een bedrag van € 25.000,= toegewezen, zoals blijkt uit het vonnis van 27 februari 2012.

Hoger beroep

AD Inkoop neemt geen genoegen met dit bedrag en gaat op 5 maart 2012 in hoger beroep, waarbij zij betoogt dat alle proefaankopen zijn toe te rekenen aan Action en dat Action om die reden de maximale dwangsom heeft verbeurd. Action stelt in het beroep dat zij het verbod niet heeft geschonden en vordert dat de executie van de dwangsommen wordt gestaakt op straffe van een dwangsom.

Nietigheid modelrecht is nieuwe omstandigheid

Tijdens het hoger beroep blijkt dat het modelrecht waarop AD Inkoop haar inbreukvorderingen baseerde, nietig is verklaard. Volgens Action brengt dat mee dat sprake is van misbruik van bevoegdheid indien AD Inkoop de tenuitvoerlegging voortzet. De nietigheid van de modelregistratie is volgens het Hof inderdaad een nieuwe omstandigheid die moet wordt beoordeeld, maar volgens vaste rechtspraak blijven dwangsommen verbeurd, ook indien de grondslag daarvoor in een andere procedure (achteraf) ondeugdelijk blijkt te zijn.

Verbod geschonden?

Het verbod is volgens het Hof ook voldoende duidelijk en het gaat er enkel om om vast te stellen of het verbod is geschonden. De verklaringen en rapporten over de proefaankopen zijn tegenstrijdig en na het beoordelen van de stukken acht het Hof aannemelijk dat de aankoopbonnen van AD Inkoop geen betrekking hebben op 105 inbreukmakende producten. Dat brengt mee dat het gevorderde bevel tot staking van de executie in ieder geval toewijsbaar is voor wat betreft de het grootste deel van de dwangsommen.

Wie is wie

Action heeft niet ontkend dat er na betekening van het vonnis op 21 december 2011 vanuit twee Action filialen theelichthouders zijn verkocht. Action stelt echter dat niet zij maar de betreffende vennootschappen daar zelf voor verantwoordelijk zijn. Het Hof moet dan ook oordelen of de betreffende verkopen moeten worden toegerekend aan Action. Daarvoor is het niet genoeg dat het personeel van deze filialen formeel in dienst was van Action Nederland. Sterker nog, het gegeven dat Action enig aandeelhouder en bestuurder was van deze ondernemingen, betekent niet dat Action de producten zelf heeft verkocht. Dat Action aan alle filialen, dus ook die niet van haarzelf zijn, een instructie heeft doorgegeven om de producten niet te verkopen, verandert daar niks aan.

Misbruik identiteit?

AD Inkoop voert nog aan dat Action gebruikmaakt van een identiteitsverschil tussen Action Nederland en de dochtervennootschappen. Daar is volgens het Hof geen sprake van en bovendien kon AD Inkoop weten dat het om afzonderlijke vennootschappen ging. Van vereenzelviging is dus geen sprake en het gevolg is dat deze twee, door Action erkende verkopen, niet onder het verbod vallen en dat daarvoor geen dwangsommen zijn verbeurd.

Proceskosten

Tot slot twisten partijen over de hoogte van de gemaakt proceskosten. Action wil namelijk al haar kosten vergoed zien van zowel de advocaten als van de deskundigen die zij heeft ingeschakeld. Hoewel het een executiegeschil is, waarbij normaal gesproken slechts een deel van de daadwerkelijke kosten wordt vergoed, gaat volgens het Hof in dit geval om een geschil met betrekking tot een veroordeling tot staking van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Om die reden is het aparte regime van artikel 1019h Rechtsvordering van toepassing. Voor procedures over intellectuele eigendomsrechten worden de in redelijkheid gemaakte kosten door de verliezende partij worden gedragen. Daarvoor zijn indicatietarieven opgesteld en in dit geval wijst het Hof voor het eerste executie kort geding uit 2012 het bedrag van € 15.000,= aan advocaatkosten toe en voor het hoger beroep komt daar nog eens ruim € 42.000,= bij.

Beslissing

Het Hof vernietigt het eerdere vonnis van 27 februari 2012 ten gunste van Action waarbij zij AD Inkoop gebiedt de tenuitvoerlegging van de inning van de dwangsommen te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 10.000. De rollen zijn daarmee omgekeerd en AD Inkoop moet ook nog eens bijna € 60.000 betalen aan Action.

Zo moeder, zo dochter?

Uit dit arrest blijkt dat, ondanks de zeggenschap van de moeder in haar dochtervennootschappen binnen een structuur, van vereenzelviging van vennootschappen in civielrechtelijk opzicht niet per definitie sprake is. Een gebod of verbod gericht aan ‘de moeder’ strekt zich dan ook niet vanzelfsprekend uit over de dochtervennootschappen en al helemaal niet over derden (zoals bijvoorbeeld franchisenemers) die deel uit maken van een verkoopketen. Afhankelijk van de feiten en gedragingen zal per geval moeten worden gekeken naar de betrokkenheid van de partijen en zo nodig moeten ook dochtervennootschappen worden gedagvaard.