Merkhouder, gebruik uw hele merk!

Een merkrecht moet na het verlopen van de eerste vijf jaren na registratie gebruikt worden om te blijven bestaan, behalve als het heel bekend is. Als de merkhouder van een minder bekend merk voor een periode van langer dan vijf jaren niet normaal gebruikt wordt kan het verval daarvan worden ingeroepen en heeft de merkhouder niet langer het recht op te treden tegen inbreukmakers. Wat veel merkhouders zich echter niet realiseren is dat een merkrecht ook gedeeltelijk kan vervallen.

Als een merkhouder zijn merk heeft ingeschreven voor verschillende typen goederen en/of diensten, genaamd klassen, dan dient, om het hele merkrecht te behouden, het merk voor die verschillende klassen ook daadwerkelijk gebruikt te worden.

Gebruikt in het gebied van registratie

Een merkrecht kan worden geregistreerd op nationaal niveau of op supranationaal niveau. In Nederland zijn twee supranationale type merken voornamelijk relevant, het Beneluxmerk en het Uniemerk (EU).

Een merk dat in meerdere landen en/of bij de Benelux en/of in de EU is geregistreerd dient voor het behoud ook daadwerkelijk te worden gebruikt binnen respectievelijk de verschillende landen van registratie, en/of de Benelux en/of de EU.

Normaal gebruik

Een merk wordt normaal gebruikt wanneer het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Symbolisch gebruik is echter uitgesloten. Gebruik dat alleen maar beoogt de aan het merk verbonden rechten te behouden voorkomt geen verval.

Belangrijk is om te bedenken dat u niet gedwongen bent als merkhouder zelf te zorgen voor normaal gebruik. Een goede manier waarop u als merkhouder én uw volledige merkrecht kunt behouden én snel meer waarde kunt realiseren is door het merk gedeeltelijk te licentiëren aan een ander.

Een voorbeeld ter illustratie

Zoetjes B.V. heeft in 2010 een merk “ZoZoet” tweemaal geregistreerd, éénmaal in de Benelux en éénmaal in Duitsland voor de Nice klasse 30 voor snoep en klasse 32 voor zoete drankjes. De onderneming heeft in de afgelopen tien jaar een sterk snoepmerk opgebouwd in de Nederland. Ze heeft echter nog geen drankje verkocht en ook in Duitsland is ze nog niet actief.

In dit geval kan een andere onderneming, laten we zeggen ZoetZuur B.V., het merk “ZoZoet” ‘kapen’ door het verval in te roepen of het merk voor haarzelf te laten registreren. Wanneer ZoetZuur B.V. merken zou registreren in de zogeheten vervalrijpe periode, dan zou Zoetjes B.V. alleen verkoop van snoepgoed in de Benelux (in Nederland, België en Luxemburg) kunnen tegenhouden, overig gebruik zal ze moeten dulden.

Zonde

Het laten vervallen van een gedeelte van een merk door het niet te gebruiken is je reinste kapitaalvernietiging. De investeringen die u in de bekendheid en reputatie van uw merken doet kunnen door verval deels verloren gaan zonder dat u er erg in heeft.

Het is zonde als u als merkhouder zelf een realistische use case heeft, maar ook wanneer u die niet heeft. In een dergelijk geval kunt u beter op zoek gaan naar een goede partner, zelfs een concurrent, waaraan u (tijdelijk) een licentie voor het ongebruikte deel van het merk kan geven. Als u dit niet doet, dan laat u simpelweg geld op tafel liggen.

Vervalcheck?

Bent u merkhouder en bent u nieuwsgierig geworden naar of u wel uw merk(en) volledig gebruikt? Of wilt u een merk gaan gebruiken dat wel al is geregistreerd maar niet wordt gebruikt? Neem dan contact met ons op en een van onze in merkenrecht gespecialiseerde advocaten staat u graag te woord voor een vrijblijvende kennismaking. We helpen u graag verder door mee te denken over hoe u uw merken in hun volle potentie kunt exploiteren.