Is uw dienstmerk onderscheidend in uw markt?

Naast merken voor producten zijn er ook merken voor diensten, denk aan een adviesbureau of een kapper. Dergelijke dienstmerken worden soms afgedrukt op fysieke goederen. Niets nieuws zou je zeggen, maar toch was dit nu juist wat er speelde in de uitspraak van 8 oktober 2020 van het EU Hof van Justitie. De regel is dat een merk kan bestaan ​​uit elk teken dat grafisch kan worden weergegeven, met name modellen, de vorm van de waren of de verpakking ervan. In deze zaak speelde een bus en een trein mee in het dienstmerk. Kan een afgedrukt dienstmerk eigenlijk wel een merk zijn, afgedrukt op een goed en onderscheidt het zich dan ook nog eens van anderen in zijn eigen marktsector, zoals de merkenwetgeving voorschrijft?

Het Zweedse Merkenbureau weigerde de merkinschrijving. Dit was omdat de vorm en de kleuren van de tekens niet bijzonder afweken van andere ondernemingen in de vervoerssector. Die anderen zouden hun voertuigen op gelijke wijze versieren. Uiteindelijk was de onderliggende norm of het publiek de afdruk op het voertuig herkende als het teken van de betrokken onderneming. De rechtbank vond van niet, maar het gerechtshof in Stockholm stelde er toch maar een vraag over aan het Hof van Justitie.

Er liepen hier immers diverse zaken door elkaar:

• (i) vervoer is een dienst;
• (ii) het betreft een dienstmerk;
• (iii) het merk is op een goed (bus) afgedrukt;
• (iv) en dat dan in vergelijking met concurrenten d.w.z. hoe het publiek het ziet.

Positie merk

Er speelde nog een punt. Het ging ook om de positie van het merk, dus waar het merk is afgedrukt. Immers zoals de afbeelding laat zien ging het over de gehele breedte van de bus en de trein. Een positiemerk dekt de precieze combinatie van de plek waar het merk op een ‘goed’ (en geen dienst) is afgedrukt.

Het gerechtshof in Stockholm heeft het Hof van Justitie daarom om een ​​prejudiciële beslissing verzocht. Zij aarzelde om op ‘diensten’ het wettelijk criterium toe te passen dat wordt gebruikt om te beoordelen of de vorm van een product onderscheidend is. Is het een belangrijke afwijking van de norm of gewoonte in die sector? Het begrip ‘vorm’ grijpt aan op weer een ander merktype, namelijk het ‘vormmerk’

Duidelijkheid

Het Hof van Justitie gaf duidelijkheid. In deze zaak werden merken op een bus of trein afgedrukt om de vervoersdienst onderscheidend te maken. Maar tegelijk gold dat de vorm van die voertuigen zelf geen rol speelde in de merkaanvragen, het ging alleen om ‘de vervoersdienst’ in merkklasse 39.

Het Hof van Justitie vond dat hier het publiek de gekleurde motieven ervaart als de exclusieve uitingsvorm en dat je met deze publieksperceptie rekening moet houden. Maar, zo stelde het Hof daarbij: “het is niet nodig om te onderzoeken of de tekens waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, significant afwijken van de norm of gebruiken van de betrokken economische sector”. (HvJEU Östgötatrafiken-arrest, zaak C-456/19).

Kortom

Bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van een dienstmerk, afgedrukt op ‘waren’, zoals een bus of trein, ligt het accent op de ervaring bij het publiek maar spelen de uitingen van de kleuren en vormen bij de concurrentie een ondergeschikte rol.

Deze zaak is beoordeeld op de Merkenverordening 2008/95 die per 14/01/2019 is vervangen door Merkenverordening 2015/2436. Maar het belang van de uitspraak is van blijvende invloed.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een concrete vraag neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij informeren u vrijblijvend over dit onderwerp.