Broncode overdracht was nog geen auteursrecht overdracht

Wilt u uw softwareonderneming of uw softwareproduct verkopen, erover onderhandelen, terwijl u alvast de broncodes afgeeft aan de verkrijger? De vraag is dan hoe u dit op papier wil gaan zetten of al gezet heeft. Hier speelt de vraag of de software in eigendom (auteursrecht), was vergeven of slechts in licentie was verstrekt. Daarover besliste de Haagse kortgedingrechter op 31 oktober 2022 tussen twee softwarebedrijven.

Softwareleverancier A was ontwikkelaar en eigenaar van de Software die zij al sinds 1993 ontwikkelde. De Software werd via een intentieovereenkomst ter beschikking gesteld aan Softwareleverancier B die ik hier de Verkrijger B noem. De Verkrijger was een partij die op haar plaats de Software (sub-) licentieerde aan verenigingen van eigenaren (VvE). De VvE’s konden daarmee hun administratie voeren. Het geschil speelt zich tegen de achtergrond af dat Softwareleverancier A feitelijk op termijn van haar Software af wilde en Verkrijger B dit zou overnemen. Daarom sloten zij daartoe een intentie overeenkomst af. Hierin stond – zakelijk samengevat- opgenomen:

1. de overdracht van de broncode van de Software van Softwareleverancier A aan Verkrijger B;
2. Verkrijger B mocht de Software naar eigen wensen aanpassen, maar Verkrijger B mocht dit niet aan derden ter beschikking stellen;
3. Verkrijger B kon starten met het werven van klanten (die een cloud versie kregen zonder broncode);
4. Softwareleverancier A behield zijn eigen klantenbestand, los van de VvE-klanten van Verkrijger B;
5. na 36 maanden zou worden bekeken of Verkrijger B voldoende draagkracht en kennis zou hebben, het klantenbestand van Softwareleverancier A op een goede wijze te bedienen;
6. Softwareleverancier A zou hierover in die 36 maanden niet met andere partijen in onderhandelen.

Geschil

Er ontstond een geschil toen Softwareleverancier A een update installeerde zonder deze aan te kondigen aan Verkrijger B en haar VvE-eindgebruikers. De update haperde, en toen Softwareleverancier A dit eveneens onaangekondigd neutraliseerde door de vorige versie (back-up) terug te zetten bleek er data-verlies te zijn opgetreden. Daarop besloot Verkrijger B haar bediende klantenbestand van Softwareleverancier A’s server te halen en over te zetten naar de server-omgeving van Verkrijger B. Softwareleverancier A was het daarmee oneens en kwalificeerde het als onrechtmatig. Vervolgens heeft Softwareleverancier A de toegang voor Verkrijger B tot de server van Softwareleverancier A ontzegd. Zodoende ontstond er een geschil: Softwareleverancier A wilde het klantenbestand terug en Verkrijger B wilde ICT-toegang.

Dilemma

Kon Verkrijger B nu het voortgezet gebruik van de Software vorderen omdat zij van Softwareleverancier A het auteursrecht op de Software had verkregen? Of had Verkrijger B alleen een exclusieve licentie gekregen van Softwareleverancier A? Of kon juist Softwareleverancier A het gebruik van de Software aan Verkrijger B ontzeggen op grond van haar niet-overgedragen auteursrecht?

Afwegingen

Vast stond dat Softwareleverancier A in ieder geval tot 1 maart 2021 (auteurs)rechthebbende was van de Software. In de Intentieverklaring stond niet dat partijen beoogd hadden de auteursrechten van de Software over te dragen. De rechter stelde ook vast dat Softwareleverancier A en Verkrijger B dit document zonder juridische bijstand was opgesteld. Zo was o.a. ook niet geheel helder wat partijen “beoogd” hadden. Het standpunt van Verkrijger B dat hij auteursrecht had verkregen was begrijpelijk. Dit omdat Softwareleverancier A met (a) de feitelijke overdracht van de broncode en (b) de mededeling dat Verkrijger B de Software naar eigen wensen kon aanpassen en (c) dat Verkrijger B kon starten met het werven van klanten. – Maar aan de andere kant was er iets te zeggen voor Softwareleverancier A. Namelijk dat (i) Softwareleverancier A gedurende ten minste drie jaar nog zijn eigen klanten wenste te bedienen en (ii) dat was logischerwijs met de eigen Software van Softwareleverancier A, en (iii) nergens was bepaald dat Verkrijger B op enigerlei wijze aan dat gebruik voorwaarden kon stellen. Verder (iv) was bedongen dat Verkrijger B de Software niet zonder toestemming van Softwareleverancier A aan derden ter hand mocht stellen en (v) dat Verkrijger B gedurende drie jaar niet met anderen in onderhandeling zou treden. Met dit laatste had Verkrijger B een feitelijke exclusiviteit verkregen. Echter oordeelde de kortgedingrechter dat de punten i t/m v niet bij een overdracht van auteursrecht passen.

Verkrijger B verloor zijn eis. De intentieovereenkomst was meer te zien als een ruime, exclusieve licentieverlening van Softwareleverancier A aan Verkrijger B. En die liep vooruit op een -mogelijke auteursrechtoverdracht- op de Software na verloop van 36 maanden, waarbij Softwareleverancier A zijn eigen versie van de Software gedurende die periode mocht blijven gebruiken.

Conclusies:

• feitelijk was dit een voorwaardelijk bedrijfsovergang met een proefperiode die niet goed op papier was gezet;
• zonder een uitdrukkelijke overdracht van auteursrecht is er geen overgang maar slechts een licentie verleend;
• laat uw intentie overeenkomst controleren / opstellen door een advocaat.

Neem voor meer informatie of vrijblijvend advies contact met ons op.